Особливості реєстрації торговельної марки в США

Однією з головних особливостей реєстрації торговельної марки в США є вибір правильного підстави для подачі заявки (Basis for filing a Trademark Application).

У законодавстві США існують кілька підстав для подачі заявки, серед яких:

• Комерційне використання (Use in commerce) — якщо торговельна марка на момент подачі заявки вже використовується в бізнесі на території США;
• Намір використовувати (Intend to use) — якщо торговельна марка ще НЕ використовується в бізнесі на території США. При цьому, декларація, яка підтверджує початок комерційного використання марки (Statement of Use), повинна бути подана протягом 6 місяців після отримання повідомлення про дозвіл реєстрації торговельної марки (Notice of Allowance). Якщо така декларація не може бути подана в рамках 6-місячного терміну, заявник шляхом подачі відповідної заяви може продовжити строк для подання такої декларації ще на 6 місяців;
• Іноземна заявка (на підставі паризької Конвенції) — якщо заявка на тотожний знак для тих же товарів і/або послуг вже подана в іншій країні-учасниці Паризької конвенції. Для використання цієї підстави заявка в США повинна бути подана протягом 6 місяців від дати подання іноземної заявки;
• Іноземна реєстрація — тотожний знак для тих же товарів і/або послуг вже зареєстрований в іншій країні;
• Міжнародна реєстрація (на підставі Мадридської Угоди) — тотожний знак для тих же товарів і/або послуг отримав міжнародну реєстрацію і необхідно територіальне розширення на США.

Наведені вище особливості реєстрації ТМ в США дають тільки загальне уявлення про процес захисту марки, при цьому існує безліч особливостей, які необхідно враховувати як при виборі підстави для подачі, так і у виборі оптимальної стратегії в кожному конкретному випадку.

Що таке specimen?

При поданні заявки на підставі Use in commerce або при підтвердженні комерційного використання на інших стадіях, заявник повинен надати specimen – зразок або приклад використання свого позначення у комерції.

Для товарів – specimen показує, що ваша марка фактично використовується в торгівлі з наявними товарами таким чином, щоб вона безпосередньо асоціювалася з товарами. Наприклад, це можуть бути:

• ярлик або етикетка на товарі, на якій зображена ваша марка,
• продукт чи упаковку, на якій зображена ваша марка,
• веб-сайт із вашою торговою маркою, де ваші товари можна придбати чи замовити.

Для послуг – specimen показує торговельну марку, яка фактично використовується в комерції з вашими існуючими послугами. Наприклад, це може бути світлини:

• рекламної брошури, скріншоти веб-сайту чи інший рекламний матеріал, який показує що марка використовується для послуг,
• рекламної вивіски із вашою торговою маркою над місцем, де надаються послуги,
• службового автомобілю із вашою торговою маркою.

Заявник повинен подати один зразок для кожного класу товарів або послуг МКТП. Експерти USPTO можуть попросити надати додаткові зразки, щоб належним чином перевірити вашу заявку або реєстраційну документацію.

Прийнятний зразок повинен:

• бути реальним прикладом того, як ви використовуєте свою торговельну марку в бізнесі, надаючи свої товари чи послуги (це не може бути лише макет, ескіз, пробний відбиток, візуалізація запланованої упаковки чи проект веб-сайту);
• бути повʼязаним саме з тими товарами чи послугами, що зазначені у заявці;
• продемонструвати як торговельна марка використовується саме вами (а не кимось іншим, як-от прес-релізи, чи публікації у ЗМІ);
• бути відповідним типом зразка залежно від того, чи є у вас товари чи послуги. Наприклад, рекламний матеріал є прийнятним зразком для послуг, але не для товарів;
• для скріншоту веб-сторінки включіть URL-адресу та дату, коли ви відвідали веб-сторінку або роздрукували її у своїй заявці.
• підходять файли JPG розміром до 5 мегабайт або файли PDF, WAV, .WMV, .WMA, .MP3, .MPG або .AVI розміром до 30 мегабайт.

1. Якщо заявка відповідає формальним вимогам, їй присвоюється серійний номер і протягом 72 годин публікується в базі заявок. (ГРЕЙДС ПАТЕНТ гарантує успішне проходження даного пункту для заявників, які замовили попередню експертизу). З цього моменту і на весь період розгляду заявки, заявник отримує право використання попереджувального маркування ТМ, праворуч від своєї марки.
2. Протягом 3 місяців заявці призначається експерт, який буде вести діловодство з боку USPTO. Потім протягом ще декількох місяців експертиза визначає, чи відповідає заявлене позначення встановленим вимогам і не порушує права третіх осіб. У разі наявності перешкод заявнику надсилається лист про можливе неостаточним відмову в реєстрації. Протягом 6 місяців заявник має право надати у відомство аргументовану відповідь. У разі ненадання відповіді в термін, заявка анулюється.
3. Якщо по заявці не було відмови в реєстрації або відмови були успішно подолані, заявка публікується в Офіційному віснику (Official Gazette — щотижнева публікація USPTO). Протягом 30 днів від дати публікації (а в разі подання відповідного клопотання — і протягом більш тривалого терміну) будь-яка особа може подати заперечення проти реєстрації торговельної марки.
4. У разі відсутності заперечень або їх успішного подолання, за заявкою, опублікованій на підставах використання знака (use in commerce), іноземної реєстрації або міжнародної реєстрації марка вважається зареєстрованою.
   Якщо заявка була подана на підставі наміри використання (intend to use), за заявкою видається рішення про видачу свідоцтва. Протягом 6 місяців від дати рішення заявник повинен надати докази використання торговельної марки (Statement of Use) або клопотання про продовження терміну для надання доказів.
   Якщо докази використання, на думку експертизи, відповідають встановленим вимогам, марка вважається зареєстрованою.
5. Після реєстрації, заявник стає власником зареєстрованого об’єкта інтелектуальної власності — торговельної марки і має право розпоряджатися ним на свій розсуд, а також дозволяти і забороняти використання знака третім особам. З цього моменту Ви маєте право використовувати попереджувальне маркування ® праворуч від своєї марки.

Також в США існує вимога обов’язкового використання торговельної марки щодо всіх товарів і/або послуг, для яких знак був зареєстрований. Так протягом п’ятого та девʼятого року дії торговельної марки повинна бути подана відповідна декларація з доказом використання товарного знака (Declaration of Use) або пояснення з зазначенням поважної причини невикористання (Excusable Nonuse).

Через 10 років з моменту реєстрації термін дії торговельної марки закінчується і може бути продовжений ще на 10 років необмежену кількість разів.