Особенности регистрации торговой марки в США

Вернуться на главную страницу раздела: Регистрация торговой марки в США

Выбор основания для подачи заявки (basis for filling)

Одной из главных особенностей регистрации торговой марки в США является выбор правильного основания для подачи заявки (Basis for filing a Trademark Application).

В законодательстве США существуют несколько оснований для подачи заявки, а именно:

  • Коммерческое использование (Use in commerce) – если торговая марка на момент подачи заявки уже используется в бизнесе на территории США;
  • Намерение использовать (Intend to use) – если торговая марка еще НЕ используется в бизнесе на территории США. При этом, декларация, подтверждающая начало коммерческого использования марки (Statement of Use), должна быть подана в течение 6 месяцев после получения уведомления о разрешении регистрации торговой марки (Notice of Allowance). Если такая декларация не может быть подана в рамках 6-месячного срока, заявитель путем подачи соответствующего заявления может продлить срок для подачи такой декларации еще на 6 месяцев;
  • Иностранная заявка (на основании парижской Конвенции) – если заявка на тождественный знак для тех же товаров и/или услуг уже подана в другой стране-участнице Парижской Конвенции. Для использования этого основания заявка в США должна быть подана в течение 6 месяцев от даты подачи иностранной заявки;
  • Иностранная регистрация – тождественный знак для тех же товаров и/или услуг уже зарегистрирован в другой стране;
  • Международная регистрация (на основании Мадридского Соглашения) – тождественный знак для тех же товаров и/или услуг получил международную регистрацию и необходимо территориальное расширение в США.

Перечисленные выше особенности регистрации ТМ в США дают только самое общее представление о процессе защиты марки, при этом существует множество особенностей, которые необходимо учитывать как при выборе основания для подачи, так и в выборе оптимальной стратегии в каждом конкретном случае.

Что такое specimen?

При подаче заявки на основании Use in commerce или при подтверждении коммерческого использования на других стадиях заявитель должен предоставить specimen – образец или пример использования своего обозначения в коммерции.

Для товаров – specimen показывает, что ваша марка фактически используется в торговле с имеющимися товарами таким образом, чтобы она напрямую ассоциировалась с данными товарами. К примеру, это могут быть:

  • ярлык или этикетка на товаре, на котором изображена ваша марка,
  • продукт или упаковка, на которой изображена ваша марка,
  • веб-сайт с вашей торговой маркой, где ваши товары можно приобрести или заказать.

Для услуг – specimen показывает торговую марку, фактически используемую в коммерции с вашими существующими услугами. Например, это может быть фотографии:

  • рекламной брошюры, скриншоты веб-сайта или другой рекламный материал, показывающий, что марка используется для услуг,
  • рекламной вывески с вашей торговой маркой над местом, где предоставляются услуги,
  • служебного автотранспорта с вашей торговой маркой.

Заявитель должен предоставить один образец для каждого класса товаров или услуг МКТУ. Эксперты USPTO могут попросить предоставить дополнительные образцы, чтобы правильно проверить вашу заявку или регистрационную документацию.

Приемлемый образец должен:

  • быть реальным примером того, как вы используете торговую марку в бизнесе, предоставляя свои товары или услуги (это не должен быть только макет, эскиз, пробный отпечаток, визуализация запланированной упаковки или проект веб-сайта);
  • быть связанным именно с теми товарами или услугами, которые указаны в заявке;
  • продемонстрировать как торговая марка используется именно вами (а не кем-то другим, как пресс-релизы или публикации в СМИ);
  • быть подходящим типом образца в зависимости от того, товары у вас или услуги. К примеру, рекламные материалы является приемлемым образцом для услуг, но не для товаров;
  • для скриншота веб-страницы включите URL-адрес и дату, когда вы посетили веб-страницу или распечатали ее в своей заявке.
  • подходят файлы JPG размером до 5 мегабайт или файлы PDF, WAV, .WMV, .WMA, .MP3, .MPG или .AVI размером до 30 мегабайт.

Этапы рассмотрения заявки на регистрацию ТМ в США

  1. Если заявка отвечает формальным требованиям, ей присваивается серийный номер и в течение 72 часов публикуется в базе заявок. (ГРЕЙДС Патент гарантирует успешное прохождение данного пункта для заявителей, заказавших предварительную экспертизу). С этого момента и на весь период рассмотрения заявки, заявитель получает право использования предупредительной маркировки ТМ, справа от своей марки.
  2. В течение 3 месяцев заявке назначается эксперт, который будет вести делопроизводство со стороны USPTO. Затем на протяжении еще нескольких месяцев экспертиза определяет, соответствует ли заявленное обозначение установленным требованиям и не нарушает ли права третьих лиц. В случае наличия помех заявителю направляется письмо о возможном неокончательном отказе в регистрации. В течении 6 месяцев заявитель имеет право предоставить в ведомство аргументированный ответ. В случае не предоставления ответа в срок, заявка аннулируется.
  3. Если по заявке не было отказа в регистрации или отказы были успешно преодолены, заявка публикуется в Официальном бюллетене (Official Gazette – еженедельная публикация USPTO). В течение 30 дней от даты публикации (а в случае подачи соответствующего ходатайства — и в течении более длительного срока) любое лицо может подать возражение против регистрации торговой марки.
  4. В случае отсутствия возражений или их успешного преодоления, по заявке, опубликованной на основаниях использования знака (use in commerce), иностранной регистрации или международной регистрации марка считается зарегистрированной.
    Если заявка была подана на основании намерения использования (intend to use), по заявке выдается решение о выдаче свидетельства. В течение 6 месяцев от даты решения заявитель должен предоставить доказательства использования торговой марки (Statement of Use) или ходатайство о продлении срока для предоставления доказательств.
    Если доказательства использования, по мнению экспертизы, соответствуют установленным требованиям, марка считается зарегистрированной.
  5. После регистрации, заявитель становится собственником зарегистрированного объекта интеллектуальной собственности – торговой марки и имеет право распоряжаться им по своему усмотрению, а также разрешать и запрещать использование знака третьим лицам. С этого момента Вы вправе использовать предупредительную маркировку ® справа от своей марки.

Также в США существует требование обязательного использования торговой марки относительно всех товаров и/или услуг, для которых знак был зарегистрирован. Так в течение пятого года действия торговой марки должна быть подана соответствующая декларация с доказательством использования товарного знака (Declaration of Use) или объяснение с указанием уважительной причины неиспользования (Excusable Nonuse).

Спустя 10 лет с момента регистрации срок действия торговой марки истекает и может быть продлен еще на 10 лет неограниченное количество раз.