Вернуться на главную страницу раздела: Регистрация торговой марки в США

Выбор основания для подачи заявки (basis for filling)

Одной из главных особенностей регистрации торговой марки в США является выбор правильного основания для подачи заявки (Basis for filing a Trademark Application).

В законодательстве США существуют несколько оснований для подачи заявки, а именно:

  • Коммерческое использование (Use in commerce) – если торговая марка на момент подачи заявки уже используется в бизнесе на территории США;
  • Намерение использовать (Intend to use) – если торговая марка еще НЕ используется в бизнесе на территории США.
    При этом, декларация, подтверждающая начало коммерческого использования марки (Statement of Use), должна быть подана в течение 6 месяцев после получения уведомления о разрешении регистрации торговой марки (Notice of Allowance). Если такая декларация не может быть подана в рамках 6-месячного срока, заявитель путем подачи соответствующего заявления может продлить срок для подачи такой декларации еще на 6 месяцев;
  • Иностранная заявка (на основании парижской Конвенции) – если заявка на тождественный знак для тех же товаров и/или услуг уже подана в другой стране-участнице Парижской Конвенции. Для использования этого основания заявка в США должна быть подана в течение 6 месяцев от даты подачи иностранной заявки;
  • Иностранная регистрация – тождественный знак для тех же товаров и/или услуг уже зарегистрирован в другой стране;
  • Международная регистрация (на основании Мадридского Соглашения) – тождественный знак для тех же товаров и/или услуг получил международную регистрацию и необходимо территориальное расширение в США.

Перечисленные выше особенности регистрации ТМ в США дают только самое общее представление о процессе защиты марки, при этом существует множество особенностей, которые необходимо учитывать как при выборе основания для подачи, так и в выборе оптимальной стратегии в каждом конкретном случае.

Кто может подавать заявку в USPTO?

Подать заявку самостоятельно?

Это возможно, если Вы юрист и хорошо изучили патентное законодательство США. Но подача заявки на регистрацию это лишь первый этап. В ходе делопроизводства по заявке могут возникать вопросы, требующие практического опыта, который не изложен в теоретических сведениях. Один неверный ответ или отсутствие ответа в срок приводят к аннуляции заявки и утрате средств. Учитывая определенную сложность правильного оформления и подачи заявки, USPTO рекомендует заявителям воспользоваться для этого услугами специалистов, например, патентных поверенных США, имеющих практический опыт работы и специальные знания патентного законодательства.

Обратиться к патентному поверенному (патентному бюро) США?

Обращение к специалистам оправдано тем, что в случае ошибок в заполнении анкеты, заявка аннулируется и стоимость не возвращается! Но кроме подачи заявки, необходимо регулярно отслеживать ход делопроизводства и своевременно отвечать на письма эксперта USPTO. На этапе рассмотрения, эксперт может противопоставить заявителю другие марки, уведомив о возможном отказе в регистрации (non final action). Большинство таких противопоставлений легко отметается своевременным аргументированным ответом. Однако, если заявитель не ответит в срок, либо ответ будет неубедителен, то возможный отказ станет реальным. Услуги составления мотивированных ответов и переписки с USPTO у патентных поверенных США стоят недешево. И если заявка подана через патентного поверенного, то весь процесс делопроизводства по такой заявке USPTO осуществляет только с ним. Это значит, что заявитель просто ставится перед фактом оплаты дополнительных счетов на суммы, которые не всегда оговариваются заранее. Процедура отзыва патентного поверенного также требует определенных навыков. Поэтому данный вариант можно рекомендовать только тем, кто готов платить много, для кого стоимость не имеет значения и кого не пугают непредвиденные расходы.

Заказать международную регистрацию через WIPO?

Услуги регистрации торговой марки в США могут предлагать любые патентные бюро. Но чаще всего такая регистрация предлагается по международной системе через WIPO (Всемирная организация интеллектуальной собственности). Это избавляет патентные бюро от необходимости изучения патентного законодательства США и даже английский язык для такой подачи знать необязательно. Ведомство страны происхождения заявителя (в нашем случае Укрпатент) само готовит необходимые документы для WIPO, которое, в свою очередь готовит документы для USPTO. Минимально возможные затраты только на пошлины WIPO в этом случае составляют 1041 CHF (швейцарский франк). Два лишних посредника, высокая стоимость, увеличение сроков регистрации, отсутствие контроля над прохождением заявки — казалось бы, зачем нужна такая международная система? Использование регистрации через WIPO оправдано когда Вам нужна защита сразу во многих странах. В таком случае заявитель действительно получает определенные удобства. Но если Вам нужна марка в США, то международная регистрация через WIPO — не лучший вариант.

Регистрация в США через Грейдс Патент

В варианте, который предлагаем мы, заявка подается нашими специалистами от имени заявителя непосредственно в USPTO. При этом бюро оказывает квалифицированную помощь на всех этапах регистрации.

Преимущества услуг ГРЕЙДС Патент по прямой подаче заявки в патентное ведомство США:

  • Низкая стоимость — цена в 1,5-2 раза ниже в сравнении с подачей заявки через WIPO!
  • Отсутствие посредника — мы подаем заявку от Вашего имени, все права возникают непосредственно у владельца марки.
  • Полный контроль — уже через 72 часа с момента подачи, заявку можно отслеживать онлайн на сайте USPTO.
  • Сопровождение — в случае возникновения препятствий в ходе регистрации, мы отстаиваем Ваши интересы перед USPTO

Этапы рассмотрения заявки на регистрацию ТМ в США

  1. Если заявка отвечает формальным требованиям, ей присваивается серийный номер и в течение 72 часов публикуется в базе заявок. (ГРЕЙДС Патент гарантирует успешное прохождение данного пункта для заявителей, заказавших предварительную экспертизу). С этого момента и на весь период рассмотрения заявки, заявитель получает право использования предупредительной маркировки ТМ, справа от своей марки.
  2. В течение 3 месяцев заявке назначается эксперт, который будет вести делопроизводство со стороны USPTO. Затем на протяжении еще нескольких месяцев экспертиза определяет, соответствует ли заявленное обозначение установленным требованиям и не нарушает ли права третьих лиц. В случае наличия помех заявителю направляется письмо о возможном неокончательном отказе в регистрации. В течении 6 месяцев заявитель имеет право предоставить в ведомство аргументированный ответ. В случае не предоставления ответа в срок, заявка аннулируется. (ГРЕЙДС ПАТЕНТ берет на себя составление и отправку такого ответа для заявителей, прошедших предварительную экспертизу за фиксированную цену — $100, в других случаях — от $200).
  3. Если по заявке не было отказа в регистрации или отказы были успешно преодолены, заявка публикуется в Официальном бюллетене (Official Gazette – еженедельная публикация USPTO). В течение 30 дней от даты публикации (а в случае подачи соответствующего ходатайства — и в течении более длительного срока) любое лицо может подать возражение против регистрации торговой марки.
  4. В случае отсутствия возражений или их успешного преодоления, по заявке, опубликованной на основаниях использования знака (use in commerce), иностранной регистрации или международной регистрации марка считается зарегистрированной.
    Если заявка была подана на основании намерения использования (intend to use), по заявке выдается решение о выдаче свидетельства. В течение 6 месяцев от даты решения заявитель должен предоставить доказательства использования торговой марки (Statement of Use) или ходатайство о продлении срока для предоставления доказательств.
    Если доказательства использования, по мнению экспертизы, соответствуют установленным требованиям, марка считается зарегистрированной.
  5. После регистрации, заявитель становится собственником зарегистрированного объекта интеллектуальной собственности – торговой марки и имеет право распоряжаться им по своему усмотрению, а также разрешать и запрещать использование знака третьим лицам. С этого момента Вы вправе использовать предупредительную маркировку ® справа от своей марки.

Также в США существует требование обязательного использования торговой марки относительно всех товаров и/или услуг, для которых знак был зарегистрирован. Так в течение пятого года действия торговой марки должна быть подана соответствующая декларация с доказательством использования товарного знака (Declaration of Use) или объяснение с указанием уважительной причины неиспользования (Excusable Nonuse).

Спустя 10 лет с момента регистрации срок действия торговой марки истекает и может быть продлен еще на 10 лет неограниченное количество раз.

Заказать предварительную экспертизу