Повернутися на головну сторінку розділу: Реєстрація торгової марки в США

Вибір підстави для подачі заявки (basis for filling)

Однією з головних особливостей реєстрації торгової марки в США є вибір правильного підстави для подачі заявки (Basis for filing a Trademark Application).

У законодавстві США існують кілька підстав для подачі заявки, серед яких:

  • Комерційне використання (Use in commerce) — якщо торгова марка на момент подачі заявки вже використовується в бізнесі на території США;
  • Намір використовувати (Intend to use) — якщо торгова марка ще НЕ використовується в бізнесі на території США.
    При цьому, декларація, яка підтверджує початок комерційного використання марки (Statement of Use), повинна бути подана протягом 6 місяців після отримання повідомлення про дозвіл реєстрації торгової марки (Notice of Allowance). Якщо така декларація не може бути подана в рамках 6-місячного терміну, заявник шляхом подачі відповідної заяви може продовжити строк для подання такої декларації ще на 6 місяців;
    Іноземна заявка (на підставі паризької Конвенції) — якщо заявка на тотожний знак для тих же товарів і/або послуг вже подана в іншій країні-учасниці Паризької конвенції. Для використання цієї підстави заявка в США повинна бути подана протягом 6 місяців від дати подання іноземної заявки;
  • Іноземна реєстрація — тотожний знак для тих же товарів і/або послуг вже зареєстрований в іншій країні;
  • Міжнародна реєстрація (на підставі Мадридської Угоди) — тотожний знак для тих же товарів і/або послуг отримав міжнародну реєстрацію і необхідно територіальне розширення на США.

Наведені вище особливості реєстрації ТМ в США дають тільки загальне уявлення про процес захисту марки, при цьому існує безліч особливостей, які необхідно враховувати як при виборі підстави для подачі, так і у виборі оптимальної стратегії в кожному конкретному випадку.

Хто може подавати заявку в USPTO?

Подати заявку самостійно?

Це можливо, якщо Ви маєте юридичну освіту і добре вивчили патентне законодавство США. Але подача заявки на реєстрацію це лише перший етап. В ході діловодства за заявкою можуть виникати питання, які потребують практичного досвіду, який не викладено в теоретичних відомостях. Одна невірна відповідь або відсутність відповіді у вказаний термін призводять до ануляції заявки і втрати коштів. З огляду на певну складність правильного оформлення і подачі заявки, USPTO рекомендує заявникам скористатися для цього послугами фахівців, наприклад, патентних повірених США, що мають практичний досвід роботи та спеціальні знання патентного законодавства.

Звернутися до патентного повіреного (патентного бюро) США?

Звернення до фахівців виправдано тим, що в разі помилок у заповненні анкети, заявка анулюється і вартість не повертається! Але крім подачі заявки, необхідно регулярно відстежувати хід діловодства і своєчасно відповідати на листи експерта USPTO. На етапі розгляду, експерт може протиставити заявнику інші марки, повідомивши про можливу відмову в реєстрації (non final action). Більшість таких протиставлень легко відкидається своєчасною аргументованою відповіддю. Однак, якщо заявник не відповість у потрібний термін, або відповідь буде непереконливою, то можлива відмова стане реальною. Послуги складання мотивованих відповідей і листування з USPTO у патентних повірених США коштують недешево. І якщо заявка подана через патентного повіреного, то весь процес діловодства за такою заявкою USPTO здійснює тільки з ним. Це означає, що заявник просто ставиться перед фактом оплати додаткових рахунків на суми, які не завжди обговорюються заздалегідь. Процедура відкликання патентного повіреного також вимагає певних навичок. Тому даний варіант можна рекомендувати тільки тим, хто готовий платити багато, для кого вартість не має значення і кого не лякають непередбачені витрати.

Замовити міжнародну реєстрацію через WIPO?

Послуги реєстрації торгової марки в США можуть пропонувати будь-які патентні бюро. Але найчастіше така реєстрація пропонується за міжнародною системою через WIPO (Всесвітня організація інтелектуальної власності). Це позбавляє патентні бюро від необхідності вивчення патентного законодавства США і навіть англійську мову для такої подачі знати необов’язково. Відомство країни походження заявника (в нашому випадку Укрпатент) само підготує необхідні документи для WIPO, яке, в свою чергу готує документи для USPTO. Мінімально можливі витрати тільки на мита WIPO в цьому випадку становлять 1041 CHF (швейцарський франк). Два зайвих посередника, висока вартість, збільшення термінів реєстрації, відсутність контролю над проходженням заявки — здавалося б, навіщо потрібна така міжнародна система? Використання реєстрації через WIPO виправдано коли Вам потрібен захист відразу в багатьох країнах. У такому випадку заявник дійсно отримує певні зручності. Але якщо Вам потрібна марка лише в США, то міжнародна реєстрація через WIPO — не найкращий варіант.

Реєстрація в США через Грейдс Патент

У варіанті, який пропонуємо ми, заявка подається нашими спеціалістами від імені заявника безпосередньо в USPTO. При цьому бюро надає кваліфіковану допомогу на всіх етапах реєстрації.

Переваги послуг ГРЕЙДС Патент по прямій подачі заявки в патентне відомство США:

  • Низька вартість — ціна в 1,5-2 рази нижче в порівнянні з подачею заявки через WIPO!
  • Відсутність посередника — ми подаємо заявку від Вашого імені, всі права виникають безпосередньо у власника марки.
  • Повний контроль — вже через 72 години з моменту подачі, заявку можна відстежувати онлайн на сайті USPTO.
  • Супровід — в разі виникнення перешкод у ході реєстрації, ми відстоюємо Ваші інтереси перед USPTO.

Етапи розгляду заявки на реєстрацію ТМ в США

  1. Якщо заявка відповідає формальним вимогам, їй присвоюється серійний номер і протягом 72 годин публікується в базі заявок. (ГРЕЙДС ПАТЕНТ гарантує успішне проходження даного пункту для заявників, які замовили попередню експертизу). З цього моменту і на весь період розгляду заявки, заявник отримує право використання попереджувального маркування ТМ, праворуч від своєї марки.
  2. Протягом 3 місяців заявці призначається експерт, який буде вести діловодство з боку USPTO. Потім протягом ще декількох місяців експертиза визначає, чи відповідає заявлене позначення встановленим вимогам і не порушує права третіх осіб. У разі наявності перешкод заявнику надсилається лист про можливе неостаточним відмову в реєстрації. Протягом 6 місяців заявник має право надати у відомство аргументовану відповідь. У разі ненадання відповіді в термін, заявка анулюється. (ГРЕЙДС ПАТЕНТ бере на себе складання і відправлення такої відповіді для заявників, які пройшли попередню експертизу за фіксовану ціну – $100, в інших випадках – від $200).
  3. Якщо по заявці не було відмови в реєстрації або відмови були успішно подолані, заявка публікується в Офіційному віснику (Official Gazette — щотижнева публікація USPTO). Протягом 30 днів від дати публікації (а в разі подання відповідного клопотання — і протягом більш тривалого терміну) будь-яка особа може подати заперечення проти реєстрації торгової марки.
  4. У разі відсутності заперечень або їх успішного подолання, за заявкою, опублікованій на підставах використання знака (use in commerce), іноземної реєстрації або міжнародної реєстрації марка вважається зареєстрованою.
    Якщо заявка була подана на підставі наміри використання (intend to use), за заявкою видається рішення про видачу свідоцтва. Протягом 6 місяців від дати рішення заявник повинен надати докази використання торгової марки (Statement of Use) або клопотання про продовження терміну для надання доказів.
    Якщо докази використання, на думку експертизи, відповідають встановленим вимогам, марка вважається зареєстрованою.
  5. Після реєстрації, заявник стає власником зареєстрованого об’єкта інтелектуальної власності — торгової марки і має право розпоряджатися ним на свій розсуд, а також дозволяти і забороняти використання знака третім особам. З цього моменту Ви маєте право використовувати попереджувальне маркування ® праворуч від своєї марки.

Також в США існує вимога обов’язкового використання торгової марки щодо всіх товарів і/або послуг, для яких знак був зареєстрований. Так протягом п’ятого року дії торгової марки повинна бути подана відповідна декларація з доказом використання товарного знака (Declaration of Use) або пояснення з зазначенням поважної причини невикористання (Excusable Nonuse).

Через 10 років з моменту реєстрації термін дії торгової марки закінчується і може бути продовжений ще на 10 років необмежену кількість разів.

Замовити попередню експертизу